SBT e Jequiti não indenizarão por marca Chiquititas em cosmético

SBT e Jequiti não devem indenizar a empresa Picco Pioneer pelo uso da marca Chiquititas em produtos de cosméticos. Decisão é do TRF da 2ª região ao concluir que a Picco agiu com má-fé ao registrar sua marca no INPI.

Na ação, consta que a marca Jequiti, pertencente ao Grupo Silvio Santos, lançou, em 2014, uma colônia infantil que levava o nome e a imagem da novela Chiquititas, produzida e veiculada pela emissora desde 1997.

A Picco Pioneer, que havia depositado a marca em 1999 nessa categoria de produtos, ajuizou ação cominatória com pedido indenizatório contra a Jequiti, a SBT e a Silvio Santos Participações, perante a Justiça do Paraná, que deferiu o pedido liminar de abstenção de uso das marcas sob pena de multa.

Quando as empresas do Grupo Silvio Santos foram citadas na referida ação, já havia decorrido o prazo de cinco anos do art. 174 da lei 9.279/96 para requerer a nulidade judicial do registro da marca feito pela Picco Pioneer.

A SBT e a Jequiti, então, entraram com ação de nulidade perante a Justiça Federal, utilizando-se da fundamentação do art. 6 bis da Convenção da União de Paris - CUP, com aplicação interna por força do decreto 75.572/75, cuja redação dispõe: “não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má-fé”.

Em sentença, o juízo julgou a ação improcedente, por entender que estava prescrito o prazo para discussão do registro e que não havia indícios de que ele tenha sido realizado de má-fé, sendo inaplicável a exceção prevista na CUP.

Em recurso de apelação, a SBT e a Jequiti sustentaram que a Picco Pioneer depositou a marca em 1999, dois anos após a novela Chiquititas, lançada em 1997, alcançar um estrondoso sucesso nacional, noticiado em diversas mídias, gerando um relevante negócio secundário no mercado de licenciamento de produtos veiculados à obra audiovisual.  

As apelantes também ratificaram que a Picco Pioneer estava fazendo uso da marca Chiquititas, registrada na forma nominativa, com uma forma de apresentação que reproduzia, de modo não autorizado, os elementos visuais característicos da novela e do seu respectivo título, fazendo-se passar de modo irregular por um produto licenciado, causando assim confusão e associação indevida com a obra. 

Em análise na 2ª instância, o relator do caso, desembargador Marcello Ferreira de Souza Granado deu provimento ao recurso por entender que a Pico Pioneer agiu de agiu com má-fé ao registrar sua marca no INPI.

“Tal assertiva pode ser constatada de plano através do uso dos elementos visuais da novela para identificar os seus produtos cosméticos onde se constata que a apelada copiou intencionalmente a marca das apelantes- não só no nome da marca (“Chiquititas”), mas também na estilização gráfica e na ideia central.”

Além disso, o magistrado destacou ser evidente a concorrência desleal contida nos produtos da Picco Pioneer.

“[A prática] é reprimida pela legislação marcária com o fim de impedir que uma empresa utilize título original, sem a devida a autorização de seu titular, conceituado no exterior e/ou no Brasil, confundindo o consumidor e induzindo-o a adquirir produto, por supor que o produto é regularmente licenciado, cuja obra conhece, como no caso concreto, sem contar a repercussão parasitária de tal atitude.”

O magistrado também afirmou ser “desnecessária a verificação da notoriedade, ante a manifesta má-fé da apelada ao registrar a sua marca, não havendo que se falar em prazo para cancelamento da marca em cotejo, ante o teor do artigo 6º bis (3) da CUP”.

Por fim, o colegiado cassou o registro da marca Chiquititas de posse da Picco Pioneer.

O advogado Marcelo Manoel Barbosa que atua no caso pelas empresas SBT e Jequiti realizou sustentação oral durante o julgamento no Tribunal.

• Processo: 5043983-28.2019.4.02.5101

Leia o acórdão.