SBT perde briga e STJ mantém marca "Chiquititas" com indústria

A 3ª turma do STJ decidiu que a marca "Chiquititas" não possui o reconhecimento notório necessário para aplicar a regra de imprescritibilidade de ações que visam anular registros indevidos no INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

Reformando a decisão do TRF da 2ª região, o colegiado julgou prescrita a ação de nulidade de marca ajuizada pelo SBT, detentor dos direitos autorais da novela "Chiquititas" e responsável pelo licenciamento de produtos relacionados, e por empresa de SS Comércio de Cosméticos e Produtos de Higiene Pessoal, licenciada para uso da imagem e título da novela, contra uma empresa de cosméticos que utilizou o nome "Chiquititas" em seus produtos de perfumaria e higiene.

De acordo com a relatora, ministra Nancy Andrighi, a Convenção da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial prevê a imprescritibilidade de ações para anular o registro de marca em casos de má-fé do requerente, reprodução ou imitação de marca notoriamente conhecida, ou quando o registro identificar produto idêntico ou similar, causando confusão no consumidor.

A ministra explicou que essa exceção não entra em conflito com o art. 174 da lei de propriedade industrial, que estabelece um prazo prescricional de cinco anos para ações de nulidade de registro, "uma vez que o preceito da Convenção de Paris veicula regra de natureza especial".

A ministra esclareceu que as marcas notoriamente reconhecidas recebem proteção especial, independentemente de registro no Brasil. Para obter esse status, é necessário o reconhecimento do INPI.

No caso analisado, a ministra verificou que os requisitos da Convenção de Paris não foram atendidos, pois nem o SBT nem a SS Comércio de Cosméticos possuem registro internacional da marca para produtos idênticos ou similares aos da empresa ré.

"Não se pode confundir a fama que determinada expressão ou obra artística possam ostentar perante o público consumidor com a proteção especial consagrada nos artigos 126 da LPI e 6 bis da Convenção da União de Paris."

A relatora destacou que a imprescritibilidade prevista na Convenção de Paris, por ser uma exceção, não pode ser interpretada extensivamente ou por analogia, sendo necessário o cumprimento dos requisitos para sua aplicação.

A ministra lembrou ainda que a LPI proíbe o registro, como marca, de obra artística ou títulos protegidos por direito autoral, quando houver possibilidade de confusão ou associação indevida sem o consentimento do autor (art. 124, XVII).

Segundo a ministra Nancy Andrighi, essa situação pode ser utilizada em ações de nulidade de marca, mas a ação deve ser ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos previsto na LPI (art. 174), o que não ocorreu neste caso.

• Processo: REsp 2.121.088

Confira aqui o acórdão.