Registro no INPI prevalece sobre uso anterior de marca, decide TJ/SP

A 1ª vara de Salto de Pirapora/SP julgou procedente a ação movida por RM Agronegócios Ltda (Haras Rosa Mystica) contra a ABQM - Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha, determinando que a entidade se abstenha de utilizar a marca "Potro do Futuro" e condenando-a ao pagamento de R$ 15 mil por danos morais. A decisão fundamentou-se no entendimento de que o registro da marca no INPI garante ao autor o direito exclusivo, independentemente de eventual uso anterior. 

O caso

O Haras Rosa Mystica, titular da marca "Potro do Futuro" registrada no INPI desde dezembro de 2017 sob o nº 910118604, ajuizou ação alegando que a ABQM estaria utilizando indevidamente a mesma expressão em seus eventos, sem autorização. Sustentou que tal conduta violaria seu direito marcário e causaria prejuízos, motivo pelo qual pleiteou a abstenção de uso da marca, indenização por danos morais e tutela de urgência.

A ABQM, em sua contestação, alegou que a expressão "Potro do Futuro" seria de uso comum e estaria em utilização pela entidade desde 1976, muito antes da constituição da empresa autora. Ainda, destacou que o registro da marca da autora se limitaria à criação de animais, não abrangendo a organização de eventos, o que afastaria a exclusividade pretendida. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos e a condenação da autora por litigância de má-fé.

 

Direito à marca registrada

O juiz de Direito João Guilherme Ponzoni Marcondes rejeitou as preliminares suscitadas pela ABQM. Quanto ao mérito, ressaltou que a proteção conferida pela lei de propriedade industrial assegura ao titular de marca registrada o uso exclusivo em todo o território nacional, ainda que outra entidade alegue anterioridade de uso sem registro. A sentença destacou que o registro no INPI prevalece sobre o uso informal ou anterior, não amparado legalmente.

"A anterioridade de uso da expressão "Potro do Futuro" pela ré, alegada em sua contestação, não encontra amparo jurídico, em que pese o registro da marca pela autora seja posterior à suposta utilização pela ré. A proteção conferida pelo INPI prevalece sobre o uso não registrado."

Além disso, foi afastada a alegação de que a expressão "Potro do Futuro" seria genérica ou de uso comum. Segundo o magistrado, a marca registrada possui distintividade suficiente para identificar os serviços da autora e não pode ser utilizada indevidamente por terceiros.

Por fim, foi reconhecida a ocorrência de danos morais. "De acordo com entendimento da corte Superior, os danos morais configuram-se in re ipsa (...). Embora não seja possível dar um preço à imagem, à identidade e à credibilidade de uma pessoa jurídica, busca-se com a indenização atenuar os prejuízos suportados pela empresa e, também, reprimir a conduta do causador do dano, para que não volte a praticá-lo, sem contudo dar azo ao enriquecimento sem causa", afirmou o magistrado, fixando a indenização em R$ 15 mil.

Em decisão posterior, a juíza de Direito Renata Fanin Pupo dos Santos acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela ABQM, esclarecendo pontos omissos e reafirmando o entendimento da sentença. A magistrada reiterou que a anterioridade do uso da expressão não tem respaldo jurídico, pois o direito à marca decorre exclusivamente do registro no INPI, independentemente de eventual uso anterior.

"Houve enfrentamento da questão acerca da anterioridade de uso da expressão "Potro do Futuro" pela ré, que não encontra amparo jurídico, porquanto a proteção conferida pelo INPI prevalece sobre o uso não registrado."

A decisão também afastou alegação de prescrição, considerando que o prazo decenal previsto pela jurisprudência do STJ começa a correr a partir do momento em que o titular da marca toma ciência da violação, no caso, a partir da notificação extrajudicial datada de 28 de julho de 2023. 

O escritório Nilson Leite Advogados atua pelo Haras Rosa Mystica.

• Processo: 1001137-37.2023.8.26.0699

Confira e sentença e a decisão dos embargos.