A juíza Federal substituta Quezia Jemima Custodio Neto da Silva Reis, da 9ª vara do Rio de Janeiro/RJ, determinou a concessão do registro de marca da importadora “Merci Le Vin!”, anulando indeferimento do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
O processo teve início após o INPI negar o registro, sob o fundamento de que a marca colidia com a padaria Merci Vila Romana Ltda., que também detém a expressão “merci”.
Na ação, a importadora sustentou que o termo é de uso comum e evocativo, não passível de exclusividade absoluta. Defendeu ainda que sua marca possui elementos nominativos e figurativos suficientes para conferir distintividade, além de destacar que atua exclusivamente no comércio de vinhos, enquanto a empresa explora padaria e serviços de alimentação.
Em defesa, a padaria alegou que a expressão “merci”, embora de origem francesa, possui caráter distintivo no contexto de seus serviços e que a coexistência das marcas poderia confundir consumidores.
Já o INPI defendeu a legalidade administrativa do indeferimento, afirmando que só haveria revisão judicial em caso de ilegalidade ou desvio de poder, o que entendeu não ter ocorrido.
Ao analisar o caso, a magistrada aplicou os critérios previstos no Manual de Marcas do INPI, considerando:
- a identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços a serem designados;
- a reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada;
- a possibilidade de confusão ou associação entre as marcas.
No primeiro ponto, ressaltou que, apesar de o pedido colidir com a classe Nice da padaria, o ramo de atividades não é colidente.
Destacou também que, conforme entendimento do STJ, o princípio da especialidade não se restringe à classificação Nice, de forma que, ainda que verificada a comparação no âmbito da classe, “seria forçosa a identificação de que as atividades desenvolvidas pela e requerente pela requerida detêm aproximação”.
Quanto à reprodução ou imitação, a juíza reconheceu a semelhança ortográfica, fonética e conceitual pelo uso da palavra “merci” em ambas as marcas. Contudo, frisou que o termo, de origem francesa, significa “obrigado” em português, sendo acrescido, no caso da importadora, da expressão “Le Vin”, que remete à palavra francesa para “vinho”.
Para a magistrada, “associadas tais palavras, tem-se, naturalmente, a ideia de um estabelecimento que vende vinho, já a marca da ré, remete à ideia de agradecimento em francês”.
Assim, considerando os produtos específicos oferecidos por cada empresa, a juíza concluiu não haver probabilidade de confusão ou associação indevida pelo público-alvo.
Com isso, julgou procedente a ação para anular o ato que indeferiu o pedido, determinando que o INPI conceda o registro, realize as anotações administrativas cabíveis e promova a publicação na Revista da Propriedade Industrial.
O escritório Newton Silveira, Wilson Silveira e Associados - Advogados atua pela importadora.
- Processo: 5063300-70.2023.4.02.5101
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