Marca registrada é anulada após TJ/MS reconhecer uso anterior

O TJ/MS anulou, por unanimidade, decisão anterior que havia reconhecido exclusividade no uso da marca "Casa das Cores" a uma empresa do setor de tintas. A nova decisão, proferida pela 4ª seção Cível em ação rescisória, teve como fundamento a violação ao artigo 129, §1º, da lei de propriedade industrial (lei 9.279/96), que garante o direito de precedência a quem comprova o uso anterior e de boa-fé de determinada marca no mercado.

A controvérsia teve início em ação ajuizada por empresa que detinha registro da marca "Casa das Cores" junto ao INPI, obtido em 2020. Alegando uso indevido do nome por outra empresa do mesmo setor, localizada no mesmo município, buscou e obteve tutela judicial para proibir a concorrente de utilizar a marca. A sentença foi parcialmente favorável à autora, confirmando a liminar de proibição, e a decisão foi mantida em segundo grau. O recurso especial interposto não foi admitido, e o acórdão transitou em julgado em setembro de 2023.

A empresa que sofreu a restrição ajuizou ação rescisória alegando que utilizava a marca "Casa das Cores" desde 1997, conforme registros na Junta Comercial, e que o direito de precedência não havia sido reconhecido no julgamento anterior. Sustentou ainda que, embora tenha tentado registrar a marca em 2012, o pedido foi indeferido em razão de registro vigente de terceiro não relacionado à disputa. A autora da rescisória também argumentou que a outra empresa teve ciência da utilização da marca antes de pleitear seu registro em 2019, e que, apesar disso, obteve o deferimento do INPI em 2020.

(Imagem: Freepik)

Marca registrada é anulada após TJ/MS reconhecer uso anterior.(Imagem: Freepik)

O TJ/MS reconheceu que tanto a sentença quanto o acórdão rescindendos basearam-se exclusivamente no registro da marca concedido pelo INPI, sem considerar a exceção legal prevista no §1º do artigo 129 da LPI, que protege o uso anterior e legítimo da marca. O relator, desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, apontou que a parte que obteve o registro agiu com conhecimento da atividade preexistente da autora da ação rescisória, que já atuava no mesmo ramo havia mais de duas décadas.

Além disso, o processo contou com elemento novo: uma sentença da Justiça Federal, confirmada pelo TRF da 2ª região, que anulou o registro da marca anteriormente concedido à empresa vencedora na ação originária. Essa decisão judicial reconheceu a anterioridade do uso da marca pela autora da ação rescisória, reforçando o argumento de que a exclusividade não poderia ter sido concedida nos termos definidos pelo INPI.

Com base nesses fundamentos, o TJ/MS julgou procedente a ação rescisória, anulando o acórdão da ação originária e, em julgamento substitutivo, declarou improcedente o pedido que havia sido acolhido na instância anterior. A decisão assegurou à autora o direito de utilizar a marca "Casa das Cores" no exercício de sua atividade empresarial.

O escritório OVA Oliveira, Vale & Abdul Ahad Advogados atua no caso.